鉴往“知”来|商标使用许可合同中,商标权利不稳定可否构成拒付许可使用费的理由

厦门仲裁委员会 2022-06-28
仲裁员:王灵石、陈昱、周琛
经办秘书:高洁

基本案情

2019年3月28日,申请人(某商标权人)拟许可被申请人使用其商标,双方遂签订了《商标使用许可合同》。《商标使用许可合同》约定:严格按本合同约定按时、足额支付商标使用许可费,不得以商标被他人提出撤销、无效宣告等任何理由拖延或拒付商标使用许可费。在履行合同过程中,国家知识产权局作出《决定书》,决定撤销该商标。被申请人以商标权利不稳定为由拒绝支付商标使用许可费。之后,申请人不服国家知识产权局作出的《决定书》,遂向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院作出行政判决,驳回申请人的诉讼请求。申请人不服北京知识产权法院作出的行政判决,遂向北京高院提起上诉。最终,北京高院作出《行政判决书》,撤销北京知识产权法院的行政判决,同时判令国家知识产权局重新作出复审决定。申请人则申请仲裁,要求被申请人支付商标使用许可费400万元及逾期付款违约金60万元。


裁决结果

本案争议焦点为,在国家知识产权局决定撤销该商标后,被申请人是否有权拒付商标使用许可费。仲裁庭注意到,案涉《商标使用许可合同》约定,不得以商标被他人提出撤销、无效宣告等任何理由拖延或者拒付商标使用许可费。仲裁庭还注意到,《商标使用许可合同》中有两处约定提及商标被撤销或宣告无效的情形,第一处约定为第七条乙方义务中的第4点,即不得以商标被他人提出撤销、无效宣告等任何理由拖延或者拒付商标使用许可费;第二处约定为第十条商标使用许可合同终止中的第2点约定,即商标续展不能、被撤销或者宣告无效的,续展不能、撤销或者宣告无效的法律文件生效之日,本合同终止,已经履行的商标使用许可费不予退还,尚未履行的部分,由申请人无息退还。仲裁庭在《裁决书》中认为,结合上述两处约定可知,对被申请人而言,如商标被生效的法律文件撤销或宣告无效,其可不予支付尚未履行的商标使用许可费,反之,则应当支付。对于撤销注册商标决定的生效时间,根据《中华人民共和国商标法》第五十五条规定,法定期限届满,当事人对商标局做出的撤销注册商标的决定不申请复审或者对商标评审委员会做出的复审决定不向人民法院起诉的,撤销注册商标的决定、复审决定生效。被撤销的注册商标,由商标局予以公告,该注册商标专用权自公告之日起终止。回归到本案所查明的事实,在国家知识产权局的决定作出之后,北京高院作出了《行政判决书》,判决撤销该决定,同时判决国家知识产权局应重新作出复审决定。由此可证实,在上述决定作出之后,申请人已对复审决定向法院提起上诉,因此,撤销本案商标的决定并未生效,结合《商标使用许可合同》上述两项约定,被申请人应当继续支付商标使用许可费。    

最终,仲裁庭支持了申请人的仲裁请求,裁决被申请人向申请人支付商标使用许可费400万元及逾期付款违约金,违约金标准调整为全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率上浮30%,计算至被申请人实际清偿之日止,但最终不得超过60万元。


典型意义

本案系商标许可使用合同纠纷的典型案件。许可他人使用商标,是企业为了提高自身商标知名度、拓宽业务领域所使用的惯常做法,商标许可人通过签订《商标使用许可合同》不仅可以收取一定数额的使用费,还可以借助被许可人使用商标的行为拓宽商标在其他领域的知名度,同时被许可人可以借助商标的品牌效应,开拓市场、吸引顾客,取得良好的经济效益,并且被许可人还可以通过许可使用或者进行维权等方式,获得相应的经济补偿。然而,任何一个商标注册后,都存在被第三方以各种理由申请撤销或者宣告无效的风险,本案商标也遭遇了此风险。虽然双方预先在合同中对此进行了约定,但双方在履行过程中仍然存在分歧。

对注册商标申请撤销或者宣告无效,是法律赋予第三方的权利,也是任何一个商标注册人均不可控的风险,仅仅以存在撤销申请即中止付款,对商标注册人来说不尽公平。建议双方可以通过事先对此问题进行明确约定来规避风险,此外,对于商标注册人而言,若出现商标权利存在不稳定的情形,应积极通过法律途径予以救济;对于被许可人而言,如一旦发现商标权利存在不稳定的情况,应密切关注撤销结果,就许可使用费的支付问题及时与商标注册人沟通协商,否则可能会承担不利的法律后果。

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